Nulidad de marca, Riesgo de confusión y Uso indebido de signos distintivos: Análisis de la Sentencia APM 677/2024

1. ¿Tu exfranquiciado está usando tu marca o algo muy parecido? 

Esta sentencia puede ayudarte a defender tu negocio

Introducción

Si has roto con un franquiciado y ahora ves que sigue usando un logo, nombre o rótulo que recuerda al tuyo, este análisis jurídico te interesa. Te explico qué hizo correctamente la empresa que ganó esta batalla legal y cómo puedes hacer lo mismo. Los conflictos marcarios en el ámbito de las franquicias pueden poner en jaque la estrategia de marca de una empresa. Un caso reciente lo ilustra claramente: la Sentencia nº 677/2024 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 19 de enero de 2024 (ECLI:ES:APM:2024:677), resolvió la disputa entre la franquiciadora Distribuciones La Botica de los Perfumes, S.L. y su exfranquiciada Perfumes y Aromas Artesanales, S.L.. En juego estaban la nulidad de varias marcas registradas, el riesgo de confusión entre los signos distintivos usados por la exfranquiciada y la franquiciadora, y el uso indebido de signos distintivos tras la ruptura del contrato de franquicia.

El conflicto surgió cuando la exfranquiciada continuó utilizando un logotipo y nombre comercial similares a los de su antiguo franquiciador después de finalizar el contrato de franquicia. La Audiencia Provincial, confirmando la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, ordenó el cese inmediato en el uso de los signos infractores, la retirada y destrucción de todo rótulo, embalaje o material con la marca usurpada, prohibió cualquier uso futuro de denominaciones semejantes, y declaró la nulidad de varias marcas que la exfranquiciada había registrado de mala fe imitando el signo de la franquiciadora. Este análisis desglosa los fundamentos jurídicos de la sentencia –riesgo de confusión, nulidad de marca y uso indebido de signos distintivos– y me permite sacar recomendaciones prácticas de estrategia marcaria para empresas en situaciones similares.

Sentencia: Aquí tienes la sentencia publicada en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial (fuente oficial) (clic para abrir) 

Antes de nada, vamos a aclarar un concepto muy importante que debes entender y conocer:

2. ¿Qué es el riesgo de confusión y cómo se valora?

El riesgo de confusión es uno de los pilares fundamentales del Derecho de Marcas. Se produce cuando el consumidor medio —sin necesidad de un examen detenido— puede creer que dos signos distintos identifican productos o servicios que provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas. Esta confusión puede ser directa (confundir los signos) o indirecta (asociarlos erróneamente a un mismo origen empresarial).

Desde el punto de vista legal, el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, prohíbe el registro de signos que, por su semejanza con una marca anterior y la identidad o afinidad de productos o servicios, puedan generar confusión en el público. Por su parte, el artículo 34.2.b) de la misma norma otorga al titular de la marca registrada el derecho a prohibir que terceros utilicen signos similares si ello puede inducir a confusión.

La jurisprudencia española y europea ha reiterado que esta valoración debe hacerse desde una perspectiva global, teniendo en cuenta la impresión de conjunto que el signo produce en el consumidor medio. Se valoran factores como:

• La similitud visual, fonética y conceptual entre los signos.

• El grado de distintividad de la marca prioritaria.

• La naturaleza de los productos o servicios que distinguen.

• El nivel de atención del consumidor.

No basta con añadir elementos genéricos o descriptivos para evitar el conflicto. Si el elemento dominante (como puede ser un logotipo) es prácticamente idéntico, y el consumidor podría creer que hay una conexión empresarial entre ambas marcas, existirá infracción.

Este análisis se ha aplicado rigurosamente en la Sentencia APM 677/2024, donde la Audiencia Provincial de Madrid, como verás en esta página, concluyó que la semejanza gráfica entre los logotipos —ambos con un frasco de perfume de diseño muy similar— era suficiente para generar confusión, incluso aunque el nombre comercial se hubiera modificado ligeramente.

Cuando hablamos de marcas y conflictos marcarios, no se trata de si hay diferencias formales, sino de si el público puede confundirse. Y cuando esto ocurre, la ley protege al titular legítimo del signo distintivo.

3. Riesgo de confusión entre marcas similares

En este caso, El logotipo con forma de frasco de perfume, prácticamente idéntico en ambas marcas, fue central en el análisis del riesgo de confusión. En materia de marcas, riesgo de confusión significa que el público pueda creer que productos o servicios con signos similares provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas. La Ley de Marcas 17/2001, art. 6.1.b), prohíbe registrar signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior y la afinidad de productos puedan inducir a confusión o asociación en el mercado. Del mismo modo, el art. 34.2.b) de la Ley de Marcas faculta al titular de una marca registrada a prohibir usos por terceros de signos idénticos o similares para productos idénticos o similares si existe riesgo de confusión, incluyendo riesgo de asociación.

Si coinciden los logotipos, hay infracción

Determinar la confusión exige una comparación global de los signos enfrentados, considerando sus elementos denominativos, gráficos y fonéticos, así como los productos/servicios que distinguen, desde la perspectiva del consumidor medio. No basta con identificar diferencias aisladas: debe hacerse una apreciación de conjunto porque un elemento dominante puede prevalecer sobre las divergencias menores. En este caso, los productos ofrecidos por ambas empresas eran idénticos (perfumes y cosméticos), y el elemento gráfico dominante –un frasco de perfume estilizado formado por dos rectángulos superpuestos– era prácticamente idéntico en ambos signos. La Audiencia destacó que, al superponer el logotipo usado por la exfranquiciada sobre el de la franquiciadora, coincidían con exactitud, variando solo el color (oscuro sobre fondo claro en la marca original, claro sobre fondo azul en la copia). Este grafismo singular tenía “un protagonismo muy superior” al texto en la impresión de conjunto de la marca, de modo que las diferencias en el nombre comercial pasaban desapercibidas para el público.

Añadir texto puede no eliminar el riesgo de confusión

La exfranquiciada había añadido las palabras “Aromas Artesanales” (y siglas “AA”) a sus marcas, pero el tribunal concluyó que dichos términos carecían de suficiente fuerza distintiva y eran meramente descriptivos, por lo que no eliminaban el riesgo de confusión. En efecto, la expresión “aromas artesanales” describe características del producto (perfumes artesanales) y no aporta originalidad: «El hecho de que el signo de la demandada incluya el término denominativo “Aromas Artesanales” no enerva el riesgo de confusión al tratarse de una indicación meramente descriptiva que no confiere carácter diferenciador». Por tanto, el público podía creer erróneamente que Perfumes y Aromas Artesanales era simplemente una cadena más de La Botica de los Perfumes o tenía algún vínculo con ella, dada la alta similitud gráfica y la identidad de negocio.

La OEPM ya había denegado el registro de la Marca por conflicto con la marca anterior

Cabe señalar que esta conclusión de confusión ya había sido avalada en sede administrativa años antes. Cuando Perfumes y Aromas Artesanales intentó registrar su marca “Aromas Artesanales” bajo el nº 3.523.739, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la solicitud por oposición de la franquiciadora, al apreciar colisión con la marca prioritaria de La Botica (nº 3.075.321) con base en el art. 6.1.b) LM. Dicho rechazo fue confirmado primero en vía administrativa (recurso de alzada en 2016) por “incompatibilidad con la marca nacional 3.075.321”, y finalmente por la Sentencia de 20 de diciembre de 2017 del TSJ de Madrid (Sala Contencioso-Administrativo, Secc. 2ª), que mantuvo la denegación de la marca “Aromas Artesanales” por riesgo de confusión con la marca de La Botica. A pesar de ello, la exfranquiciada siguió utilizando ese signo en el mercado, lo que desembocó en la demanda por infracción marcaria.

La sentencia de 2024 reafirma que usar un signo ajeno que resulte similar al propio hasta el punto de inducir confusión constituye infracción de marca. El titular de la marca tiene el ius prohibendi, es decir, el derecho exclusivo a usarla y a impedir que terceros la utilicen sin consentimiento en el tráfico económico. Ni siquiera es admisible escudarse en leves diferencias o en la incorporación de términos genéricos para eludir la responsabilidad, cuando el núcleo distintivo copiado es reconocible. Los tribunales evaluarán la impresión de conjunto y, si concluyen que el público podría equivocarse sobre el origen empresarial de los productos, declararán la infracción.

 

4. Nulidad de marcas registradas por conflicto y mala fe

Además de cesar el uso de los signos infractores, La Botica de los Perfumes solicitó y logró la nulidad de varias marcas que Perfumes y Aromas Artesanales había registrado a su nombre durante la disputa. En concreto, la Audiencia Provincial declaró nulas las marcas nacionales nº 3.570.308 “AA A Aromas Artesanales” y nº 3.598.819 “Aroma Artesanal”, entre otras, que la exfranquiciada había obtenido en 2015-2016 para proteger sus tiendas y productos. La causa jurídica de nulidad fue la infracción de derechos anteriores de la franquiciadora, un supuesto de nulidad relativa previsto en el artículo 52.1 de la Ley de Marcas, en relación con el art. 6.1 (prohibición de registrar signos confundibles con marcas anteriores). Dicho de otro modo, esas marcas de la exfranquiciada eran ilegítimas porque constituían básicamente una copia servil del logotipo de La Botica, ya protegido por una marca previa. Dado que la marca anterior estaba en vigor y siendo usada, concurrían los requisitos para anular las posteriores. La sentencia concluye taxativamente que las marcas nº 3.570.308 y 3.598.819 “están incursas en causa de nulidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 6 de la Ley de Marcas”.

Conviene destacar aquí dos puntos legales importantes. Primero, para invocar la nulidad por riesgo de confusión (una causa relativa), la marca anterior debe estar en uso efectivo si han pasado más de 5 años desde su registro (esto deriva del propio art. 52.1 LM, que remite al requisito de uso del art. 39 LM). En este caso, Perfumes y Aromas Artesanales alegó en reconvención que la marca gráfica de La Botica nº 3.075.321 debía ser caducada por falta de uso, insinuando que la franquiciadora no la había utilizado realmente en el mercado. Sin embargo, el juzgado de primera instancia rechazó la caducidad tras analizar las pruebas, y la Audiencia confirmó esa decisión: del propio peritaje aportado por la demandada se deducía que La Botica sí había usado la marca conforme al art. 39 LM, aunque fuese junto con palabras genéricas o combinada con otras marcas. Añadir indicaciones como “CON PERFUME” o utilizar el logotipo del frasco junto con otras marcas de la empresa no implica un abandono del uso, siempre que el elemento registrado siga identificando el origen del producto. En palabras de la sentencia, “la utilización de dicha marca junto con palabras genéricas no supone en ningún modo una falta de uso”. Por tanto, la marca de La Botica se consideró plenamente vigente y ejercitable, bloqueando las marcas posteriores conflictivas.

El segundo punto es la alegación de registro con mala fe. Perfumes y Aromas Artesanales argumentó subsidiariamente que la marca gráfica nº 3.075.321 registrada por La Botica (el frasco) había sido solicitada de forma fraudulenta, con el propósito de apropiar­se de un signo que supuestamente ya usaban los exfranquiciados. En esencia, acusaron a la franquiciadora de enterarse del nuevo logo “Aromas Artesanales” y correr a registrarlo en 2013 antes de que lo hicieran ellos, para luego obstaculizarles el negocio. Si eso fuera cierto, podría encajar en la causa de nulidad por mala fe (considerada en la jurisprudencia española como nulidad absoluta, art. 51.1 de la Ley de Marcas). Sin embargo, los tribunales no encontraron pruebas de mala fe en este caso. De hecho, esta cuestión ya había sido juzgada en un pleito previo: Perfumes y Aromas Artesanales demandó en 2016 ante un juzgado mercantil de Cáceres reclamando la marca del frasco por supuesta mala fe de La Botica, pero perdió tanto en primera instancia como en apelación. La Audiencia Provincial de Cáceres, Sentencia 370/2017, concluyó que el registro de la marca por La Botica no tuvo por objeto aprovecharse de ningún prestigio o posición de Perfumes y Aromas Artesanales, por lo que no hubo mala fe ni fraude. La franquiciadora no copió un signo ya consolidado de la exfranquiciada; más bien al contrario, fue ella quien concibió un nuevo logotipo de frasco para distinguir una línea de productos propia, sin conocer que simultáneamente el franquiciado lo estaba usando en su “aventura empresarial” independiente.

Las evidencias respaldaron la buena fe de La Botica: la investigación de detectives contratada por la franquiciadora para averiguar las actividades de la exfranquiciada concluyó después de que esta hubiera presentado la solicitud de registro del frasco en la OEPM. En concreto, los detectives documentaron el uso del logo “Aromas Artesanales” el 23 de abril de 2013, pero La Botica ya había solicitado su marca el 14 de mayo de 2013, sin tener aún el informe final de la investigación (fechado el 8 de junio de 2013). Así, se descartó que la franquiciadora actuara con mala fe; más bien actuó con presteza para proteger un signo que consideraba propio, aprovechando que el exfranquiciado olvidó registrarlo a tiempo. En consecuencia, la acción reconvencional de nulidad por fraude fue desestimada, y la marca de La Botica conservó su plena validez.

Y visto lo anterior, es posible que te preguntes:

5. ¿Se puede anular una marca por imitar otra anterior? Requisitos legales y prueba del uso efectivo

Sí, una marca registrada puede ser anulada si imita a otra anterior con la que presenta riesgo de confusión. Este tipo de nulidad se denomina “nulidad relativa” y está regulada en los artículos 51.1.a) y 52.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. La base legal es clara: no se puede registrar una marca que sea idéntica o similar a una ya registrada si designa productos o servicios similares y puede inducir al público a error sobre su origen empresarial.

Para que prospere la acción de nulidad por riesgo de confusión, deben concurrir tres elementos:

1. Existencia de una marca anterior registrada, en vigor y en uso efectivo (si han pasado más de 5 años desde su concesión).

2. Identidad o similitud entre los signos enfrentados, ya sea en el plano gráfico, denominativo o conceptual.

3. Afinidad o identidad entre los productos o servicios designados por ambas marcas, que genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor (art. 6.1.b) LM).

Un punto especialmente relevante –y que muchos desconocen– es que si han transcurrido más de cinco años desde el registro de la marca anterior, quien solicita la nulidad debe acreditar que esa marca se ha usado efectivamente en el mercado, conforme al artículo 39 de la Ley de Marcas. Es decir, no basta con tener la marca registrada: debe haber sido utilizada de forma real y pública. Así lo subrayó la sentencia APM 677/2024, que rechazó la reconvención de caducidad alegada por la infractora al demostrarse que la marca original se había utilizado de forma continuada y visible en el tráfico económico.

Por tanto, anular una marca posterior por imitación es jurídicamente viable, pero requiere una estrategia probatoria robusta. La parte demandante deberá aportar pruebas de uso efectivo de su marca (catálogos, facturas, publicidad, etc.) y de la semejanza entre los signos. En este contexto, los informes periciales de comparación gráfica, las decisiones previas de la OEPM o sentencias anteriores refuerzan la viabilidad del procedimiento.

6. Uso indebido de signos distintivos tras la franquicia

¿Puede un exfranquiciado seguir usando un logo parecido? Lo que dice la ley (y los jueces)

La respuesta es clara: no puede. Cuando finaliza un contrato de franquicia, el exfranquiciado pierde cualquier derecho a seguir utilizando los signos distintivos, marcas o imagen corporativa que estuvieran vinculados a la red. Estos elementos están protegidos legalmente y su uso posterior, sin autorización, puede considerarse infracción del derecho de marca y, en muchos casos, acto de competencia desleal.

Así lo ha establecido de forma contundente la Audiencia Provincial de Madrid (Sentencia nº 677/2024, Sección 28ª). En ese caso, la exfranquiciada Perfumes y Aromas Artesanales S.L. continuó utilizando un logotipo prácticamente idéntico al de su antiguo franquiciador, La Botica de los Perfumes, incluso después de que el contrato hubiese expirado. El tribunal ordenó el cese inmediato en el uso de estos signos, la retirada del mercado de todos los materiales con la marca conflictiva, y prohibió expresamente el uso futuro de cualquier signo que pudiera inducir a confusión.

Fundamento jurídico: El artículo 34.2.b) de la Ley 17/2001, de Marcas otorga al titular el derecho exclusivo a prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares para productos o servicios idénticos o similares cuando exista riesgo de confusión. Además, el artículo 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal califica como desleal inducir a error sobre la vinculación empresarial entre competidores. Esto implica que ni siquiera la inscripción de una nueva marca por parte del exfranquiciado —aunque esté registrada— legitima su uso si este entra en conflicto con marcas anteriores del franquiciador. Como recordó el tribunal, el registro no blinda al infractor si ha habido mala fe o vulneración de derechos prioritarios.

Por tanto, usar una marca o logotipo que recuerde al de la franquicia original, incluso con ligeras variaciones, puede constituir una vulneración legal seria. La imagen del negocio no puede heredarse ni reinterpretarse tras una ruptura contractual. Lo que está en juego no es solo el logotipo, sino la confianza del consumidor, el prestigio empresarial y la coherencia de una red de franquicia.

Si eres un exfranquiciado: Si has sido franquiciado y quieres emprender por tu cuenta, debes construir tu propia identidad desde cero. Cualquier intento de “seguir aprovechando” el nombre, estilo o elementos visuales de tu antigua franquicia puede convertirse en un problema legal, con consecuencias que van desde el cese forzoso hasta el pago de costas e indemnizaciones.

7. ¿Qué pasó en este Caso con el uso indebido de la marca de la franquicia?

Una vez extinguido el contrato de franquicia en 2013, Perfumes y Aromas Artesanales, S.L. debía haber cesado en el uso de los signos de “La Botica de los Perfumes”, tal como suele estipularse en estos acuerdos. Sin embargo, la exfranquiciada emprendió su propio negocio de perfumería manteniendo de facto una imagen corporativa muy similar a la de su antiguo franquiciador. Esto constituye un uso indebido de signos distintivos, ya que la franquiciada solo tenía derecho a usar la marca durante la vigencia del contrato y dentro de los términos pactados. Al actuar por libre tras la ruptura, pasó a utilizar sin autorización una marca prácticamente idéntica a la de la empresa franquiciadora, vulnerando los derechos de marca de esta última.

La sentencia de la Audiencia Provincial confirma que tales actos configuran infracción marcaria y merecen una respuesta contundente. Por un lado, se condenó a la exfranquiciada a cesar inmediatamente en el uso de cualquier signo similar al de La Botica de los Perfumes. Esto abarcó desde rótulos de tienda, logotipos en productos, etiquetado, bolsas, facturas, material publicitario, páginas web, redes sociales, etc., cualquier lugar donde figurase el signo infractor. La orden de retirada y destrucción de todos esos elementos tuvo como fin eliminar del mercado las huellas de la imitación, protegiendo a los consumidores de confusiones y al titular legítimo de daños continuados a su prestigio. Por otro lado, se impuso a la demandada la prohibición de repetir la jugada en el futuro, es decir, no podrá utilizar ninguna otra denominación o marca que no se distinga lo suficiente de la marca de la franquiciadora. Esta prohibición de futuro cierra el paso a intentos creativos de burlar la sentencia mediante ligeras variaciones del signo: el tribunal deja claro que cualquier marca de la exfranquiciada que recuerde en esencia a “La Botica de los Perfumes” será ilegal.

Utilizar una marca ajena en el comercio sin consentimiento es infracción de marca y acto de competencia desleal

Es importante notar que incluso el hecho de que Perfumes y Aromas Artesanales hubiera registrado su nuevo nombre comercial en el Registro Mercantil o contado con inscripciones de marcas propias no la legitima para usarlas si colisionan con derechos anteriores. La prioridad en propiedad industrial es clave: quien registra primero una marca distintiva adquiere un derecho exclusivo. En este caso, la franquiciadora contaba con marcas registradas (mixtas y gráficas) desde antes, y además había concedido contractualmente un derecho de uso limitado al franquiciado que cesó con el contrato. Al sobrepasar esos límites, la exfranquiciada incurrió en uso ilegítimo. Legalmente, utilizar la marca ajena en el comercio sin consentimiento, en condiciones que puedan causar confusión sobre el origen, constituye una infracción del derecho de marca (art. 34 LM) y también puede calificarse de acto de competencia desleal por inducir a error sobre la procedencia empresarial (Ley 3/1991, art. 6). De hecho, en la práctica, muchas demandas de este tipo acumulan ambas acciones; en la sentencia que nos ocupa, el foco central fue la infracción de marca, dado lo claro del conflicto marcario.

Un aspecto interesante es cómo se valoró la actitud de la exfranquiciada: persistió en usar el signo a pesar de las resoluciones administrativas en contra. Como vimos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya en 2017 había denegado la marca “Aromas Artesanales” por su semejanza con la de La Botica, pero la empresa demandada “sigue utilizando la marca 3.523.739” (Aromas Artesanales) en su web, productos y decoración de tiendas. Incluso ignoró un requerimiento fehaciente de cese enviado por la franquiciadora en junio de 2018. Esta resistencia probablemente agravó su posición en juicio; demuestra dolo o al menos negligencia grave en la infracción. Los tribunales suelen considerar la continuidad deliberada del uso ilícito (sobre todo tras advertencias) como un factor que justifica condenas en costas y eventualmente indemnizaciones. En la sentencia APM 677/2024, la apelante Perfumes y Aromas Artesanales fue condenada al pago de las costas del recurso por haberlo interpuesto sin fundamentación sólida, y la resolución de primera instancia –que presumiblemente incluía medidas de resarcimiento– fue confirmada.

Un exfranquiciado que explota signos distintivos parecidos a los de su exfranquiciador está haciendo un “uso indebido” de la marca, y se expone a sanciones judiciales severas. La protección marcaria otorga mecanismos para frenar estas conductas: desde acciones de cesación y retirada de mercado, hasta reclamaciones de daños y perjuicios si procede.

8. Estrategias jurídicas: acciones, uso efectivo y pruebas

Desde un punto de vista práctico, la batalla legal entre La Botica de los Perfumes y su exfranquiciado deja varias lecciones estratégicas para las empresas que busquen proteger sus marcas en escenarios similares. A continuación, identificamos las acciones y consideraciones clave:

1º. Actuar con rapidez frente a exfranquiciados infractores:

Si tu empresa detecta que un exfranquiciado sigue utilizando tu marca o una muy parecida tras la terminación del contrato, debes actuar sin demora. En este caso, la franquiciadora interpuso oposición contra la marca que el exfranquiciado intentó registrar y, al saber que este no la había registrado aún, solicitó ella misma el registro del nuevo signo para adelantarse. Esta acción proactiva de registro defensivo puede ser determinante para tener el derecho de marca de tu lado.

Adicionalmente, envía un burofax de requerimiento inmediato instando al cese de uso (como hizo La Botica en 2018). De persistir la infracción, plantea cuanto antes una demanda judicial solicitando medidas cautelares de cese si la situación lo amerita. Un procedimiento ágil puede evitar que el uso ilegítimo se enraíce más en el mercado.

Si dudas quien debería hacer estas acciones en defensa de tu empresa, cuenta conmigo como abogado. He analizado este caso para que veas cómo actuaría en tu defensa también.

2º. Utilizar todas las vías legales disponibles:

En el litigio analizado, la franquiciadora combinó diversas acciones marcarias: por un lado, la acción de infracción de marca (art. 34 LM) para impedir el uso de los signos similares y reclamar la retirada de rótulos, etc.; por otro, la acción de nulidad de las marcas registradas por la exfranquiciada (art. 52 LM) para cancelar esos registros. En casos análogos, también es recomendable evaluar acciones por competencia desleal (aprovechamiento de reputación ajena, inducción a confusión) que refuercen la posición, sobre todo si la marca no estaba registrada o si se busca indemnización de daños. Tener un abanico de acciones aumenta las probabilidades de éxito o facilita una negociación ventajosa.

3º. Asegurar el uso efectivo de tu marca (y documentarlo):

Un pilar de la defensa de La Botica fue demostrar que su marca previa (el logotipo del frasco) se había usado comercialmente de forma real y efectiva, neutralizando la reconvención de caducidad. Toda empresa debe recordar que, en España, una marca registrada puede ser cancelada por falta de uso real en el mercado durante 5 años consecutivos (art. 39 LM). Por ello, es fundamental usar la marca de manera pública y continua en los productos/servicios que ampara.

Si la marca es principalmente gráfica, úsala en el etiquetado, en la publicidad, en el catálogo; si es un nombre, que figure en la comunicación comercial. Además, ten en cuenta que usar la marca junto con otros elementos no tiene por qué menoscabar su validez, siempre que el carácter distintivo permanezca. La jurisprudencia confirma que “el uso de una marca registrada junto con un término descriptivo es uso de la marca registrada”, igual que usar dos marcas juntas (p.ej., un logo acompañado de la marca denominativa de la empresa) no implica que dejes de usar cada una. Para estar cubierto, puedes incluso registrar la combinación como marca compuesta, pero si no, conserva evidencia de que tu marca principal aparece de forma identificable.

En este sentido, documenta todo: la sentencia destaca que La Botica aportó catálogos, campañas publicitarias, facturas de proveedores y comunicaciones a franquiciados para acreditar el uso de su marca. Esa diligencia probatoria marcó la diferencia. Lleva un registro interno de uso de marca en tu empresa: guarda muestras anuales de envases, screenshots de la web, folletos comerciales, etc. Esto te servirá para defenderte de intentos de cancelación por no uso y para demostrar el arraigo de tu marca en caso de litigio.

4º. Pruebas relevantes para acreditar la infracción:

En un pleito marcario, la carga de la prueba del uso indebido recae en el titular de la marca. Resulta esencial recopilar y presentar evidencia sólida de la conducta del presunto infractor. Algunas pruebas clave son:

• Material gráfico y documental de la infracción: Fotografías de las tiendas del exfranquiciado donde aparezca la marca conflictiva en rótulos o decoración, capturas de pantalla de su página web y redes sociales mostrando el uso del signo, copias de catálogos o listas de precios donde figure la marca, etc. En este caso, se constató que la marca “Aromas Artesanales” y el logo del frasco “aparecen en los productos… en la página web y como parte del decorado de las tiendas”. Esas imágenes son difíciles de refutar.

• Compras de prueba y tickets/facturas: Enviar un detective privado o un empleado a realizar compras en los establecimientos del infractor puede proporcionar comprobantes valiosos. De hecho, se aportaron tickets de compra fechados (24/4/2013) donde se veía impreso el nombre “AROMAS ARTESANALES” con el gráfico del frasco. Un ticket o factura no solo prueba el uso de la marca sino también qué empresa lo emite, conectando al infractor con el signo usado en el tráfico económico.

• Informes periciales de identidad marcaria: Cuando el parecido entre los signos no salta a la vista del juez, es útil contar con un perito en propiedad industrial que compare técnicamente los logotipos o denominaciones. En nuestra sentencia se observó, por ejemplo, que superponiendo las imágenes se comprobaba la identidad gráfica absoluta entre el logo original y el usado por la exfranquiciada. Un peritaje pudo haber ilustrado esa superposición, subrayando que solo el color cambiaba. También se señaló que las palabras añadidas eran descriptivas, algo que un experto en branding puede certificar. Estos informes dan soporte objetivo al argumento de confusión.

• Testifical de consumidores o encuestas: En casos de confusión efectiva (no solo riesgo), se puede recurrir a declaraciones de clientes que creyeron que la tienda del exfranquiciado pertenecía a la franquicia original, o encuestas de mercado que muestren la asociación indebida. Si bien en este caso no fue necesario llegar a eso (la copia era evidente a ojos del tribunal), en otros conflictos marcarios las encuestas de confusión han sido admitidas como prueba.

• Resoluciones previas y documentos oficiales: Cualquier decisión administrativa o judicial previa relativa a esos signos resulta muy persuasiva. Aquí, la sentencia del TSJ Madrid 2017 que denegó la marca del exfranquiciado por similitud fue citada como referencia contundente de que existía riesgo de confusión firme. Igualmente, el hecho de que la OEPM hubiese rechazado la solicitud de Perfumes y Aromas Artesanales es una prueba documental de peso que debe incorporarse a la demanda.

En resumen, la estrategia probatoria debe ser integral. No escatimes en reunir evidencia; una buena combinación de pruebas directas (ej. tickets, fotos) con pruebas periciales y documentos oficiales puede prácticamente asegurarte el caso antes del juicio. En el conflicto que analizamos, la abundancia de pruebas llevó a que la Audiencia Provincial confirmara la sentencia sin siquiera entrar a revalorar en detalle los fundamentos (entre otras cosas porque el apelante ni siquiera formuló motivos concretos de impugnación, limitándose a copiar alegatos previos, lo que conllevó la desestimación automática del recurso).

9. Estrategia jurídica de éxito en este caso

Registro defensivo, pruebas y acciones legales: claves para proteger tu marca

El caos que he analizado podría convertirse en una guía o estrategia para que apliques en tu negocio si eres una franquicia (o que lo hagas a la inversa si tú eres el empresario demandado y quieres validar si la franquicia está bien protegida):

• Oposición y registro del signo similar (si eres la franquicia)

• Prueba del uso continuado (en el caso que he analizado ves el valor que tuvo)

• Burofaxes previos (reclama previamente)

• Coordinación probatoria (documenta y si es necesario genera informes de uso de marca, infracción, etc.)

• Demanda con acumulación de acciones (podemos aprovechar el procedimiento para reclamar una cancelación de marca, nulidad, etc.)

10. Conclusión práctica para empresas

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 677/2024 sirve para transmitir un mensaje claro a las empresas franquiciadoras y franquiciadas: las marcas y signos distintivos son activos valiosos que deben respetarse escrupulosamente. Un franquiciado no puede, tras independizarse, aprovechar la reputación ajena continuando con un “clon” de la marca original, porque se arriesga a severas consecuencias legales: órdenes de cese inmediato, nulidad de sus marcas e incluso responsabilidades económicas. Por su parte, los titulares de marcas deben ser proactivos en la defensa de sus derechos: registrar sus signos, vigilarlos en el mercado, y actuar con diligencia ante cualquier infracción, aportando pruebas sólidas de su uso y de la infracción cometida.

En el competitivo mundo empresarial, proteger tu marca es proteger tu negocio. Si en tu empresa te enfrentas a excolaboradores, exfranquiciados o competidores que están usando nombres o logos confundibles con los tuyos, no dudes en buscar un abogado de propiedad intelectual y marcas, alguien especializado. Cada caso tiene matices (contratos de franquicia, pruebas de uso, jurisdicciones competentes) que conviene analizar con detalle para elegir la mejor estrategia – ya sea negociar un cambio de marca, o bien emprender acciones legales firmes como las que hemos analizado.

¿Necesita tu empresa ayuda en un conflicto de marcas o franquicias? Yo, Pablo Maza Abogado soy experto en propiedad industrial y litigios marcarios. Te ayudaré a proteger tus signos distintivos, diseñar una estrategia legal a medida y defender tus derechos hasta las últimas consecuencias. Contáctame para una consulta profesional y confidencial: estaré encantado de poner mi conocimiento y experiencia a tu servicio para salvaguardar el valor de tu marca y la identidad de tu negocio.

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11. ¿Tienes un conflicto con un exfranquiciado que sigue usando tu marca o una parecida?

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Fuentes:

La fuente principal de esta página es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (clic para abrir) 

Web La Botica de los Perfumes