Nulidad frente a caducidad de marca: diferencias, requisitos y ventajas procesales

Las marcas son activos estratégicos: identifican el origen empresarial, transmiten reputación y permiten diferenciarse de la competencia. No todas las marcas que constan en el registro deben seguir ahí. Cuando una marca impide tu crecimiento —por riesgo de confusión, uso indebido de signos distintivos o falta de uso real— existen dos acciones principales para removerla: la nulidad de marca y la caducidad de marca. En este artículo aclaramos sus diferencias, requisitos y oportunidades procesales, citando la Ley 17/2001, de Marcas (LM) y la normativa europea, con el fin de que tu empresa pueda tomar la mejor decisión estratégica.

¿Qué es la nulidad de una marca registrada?

La nulidad declara que la marca nunca debió inscribirse porque incumplía requisitos legales desde el primer momento.

Nulidad absoluta vs. nulidad relativa

Causas legales de nulidad de marca y legitimación para ejercitarlas

La acción de nulidad permite declarar la invalidez de una marca ya registrada cuando concurren determinados motivos legales establecidos en la Ley 17/2001, de Marcas (LM). Esta acción puede fundamentarse tanto en causas absolutas como en causas relativas, en función del tipo de infracción que se alega.

1. Nulidad por causas absolutas (art. 52 LM)

Las causas absolutas afectan al interés general y se refieren a defectos intrínsecos del signo registrado. Según el artículo 52 de la Ley de Marcas, una marca debe declararse nula cuando:

• Carece de carácter distintivo, es decir, no permite identificar el origen empresarial de los productos o servicios.

• Consiste exclusivamente en signos genéricos, descriptivos o habituales en el lenguaje común o en el comercio, como por ejemplo términos que describen directamente la naturaleza, calidad o destino del producto.

• Infringe normas legales o principios del orden público o las buenas costumbres, incluyendo, por ejemplo, signos contrarios a valores constitucionales o que imitan emblemas oficiales sin autorización.

Este tipo de nulidad puede ser solicitada en cualquier momento por cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de ostentar un derecho previo sobre otra marca. No existe plazo de prescripción para estas acciones (art. 54.1 LM).

2. Nulidad por causas relativas (art. 53 LM)

Las causas relativas protegen derechos subjetivos preexistentes, y por tanto solo pueden ser invocadas por quienes ostenten un interés legítimo derivado de dichos derechos. El artículo 53 de la LM establece como motivos de nulidad relativa:

• La existencia de una marca anterior registrada o solicitada para los mismos productos o servicios o similares, cuando exista riesgo de confusión, incluyendo riesgo de asociación.

• La identidad o similitud con un nombre comercial, denominación de origen, diseño industrial, derecho de autor o derecho de la personalidad previamente protegido en España o en la Unión Europea.

• La reproducción o imitación de una marca notoria o renombrada, incluso si no está registrada para la misma clase de productos, si se aprovecha indebidamente de su carácter distintivo o reputación.

Estas acciones sólo pueden ser ejercitadas por el titular del derecho anterior, salvo en el caso de marcas notorias, donde pueden ejercitarse incluso sin registro formal. En cuanto a los plazos, el artículo 54.2 LM establece que si el titular de una marca anterior ha tolerado de forma consciente el uso de la marca posterior durante un periodo continuado de cinco años, pierde el derecho a ejercitar la nulidad, salvo que el registro se haya hecho de mala fe.

3. Nulidad de marcas de la Unión Europea

En el caso de marcas registradas ante la EUIPO, los artículos 59 y 60 del Reglamento (UE) 2017/1001 establecen un régimen análogo al de la Ley de Marcas española. Se recogen también causas absolutas (falta de distintividad, contrariedad al orden público, etc.) y relativas (colisión con marcas anteriores o derechos prioritarios en la UE). La acción puede ejercitarse mediante solicitud directa a la EUIPO o mediante reconvención en un procedimiento judicial por infracción.

 

¿Qué es la caducidad de una marca?

 

La caducidad de una marca es una figura jurídica que permite eliminar del registro aquellas marcas que, tras su concesión, no cumplen con las obligaciones de uso real y efectivo exigidas por la ley. A diferencia de la nulidad —que se basa en vicios previos al registro—, la caducidad sanciona la inactividad o el uso indebido posterior. La marca se considera plenamente válida hasta que un tercero con interés legítimo demuestra la existencia de una causa de caducidad.

Causas principales según la Ley de Marcas

El artículo 55 de la Ley 17/2001, de Marcas establece varias causas por las que puede declararse la caducidad de una marca. Las más relevantes en la práctica son:

• Falta de uso real y efectivo: si la marca no se utiliza durante los cinco años posteriores a su registro, o si cesa su uso de forma continuada durante al menos cinco años, cualquier tercero puede solicitar su cancelación.

• Transformación en denominación genérica: cuando, por acción u omisión del titular, la marca pierde su carácter distintivo y se convierte en el término habitual para designar el producto o servicio.

• Uso que induce a error al público: si el uso de la marca engaña respecto a la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto o servicio, también puede solicitarse su caducidad.

• Renuncia o no renovación del registro: si el titular no renueva el signo en plazo o renuncia expresamente, la marca caduca de pleno derecho.

¿Quién puede solicitar la caducidad y cómo?

Cualquier persona física o jurídica con interés legítimo puede solicitar la caducidad. Este interés suele derivar de una colisión con otra marca, de un bloqueo competitivo o de la intención de registrar un signo similar o idéntico que actualmente no se puede inscribir por la existencia de la marca inactiva.

La solicitud puede formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o, alternativamente, ante los Juzgados de lo Mercantil, en función de la estrategia procesal elegida. Esto se recoge en el artículo 66 LM, que establece la dualidad de vías: administrativa o judicial.

Prueba del uso efectivo: ¿quién tiene la carga?

Una de las particularidades de la acción de caducidad es que, una vez presentada la solicitud y acreditado el interés legítimo, la carga de la prueba recae sobre el titular de la marca. Es decir, será este quien deba justificar que ha hecho un uso serio del signo para los productos o servicios registrados.

Este uso debe ser real, público, constante y conforme a las funciones de la marca. No basta con un uso simbólico o esporádico. Para ello, el titular debe presentar pruebas como facturas, campañas publicitarias, capturas de pantalla, catálogos, declaraciones juradas, o cualquier documento que acredite la explotación comercial del signo. La STS 286/2023, de 21 de febrero, reitera esta exigencia y subraya la necesidad de que el uso sea verificable y objetivo.

Consecuencias de no usar una marca

Una marca registrada pero inactiva puede convertirse en un obstáculo injustificado para el acceso de otros operadores al mercado. Por eso, la acción de caducidad es especialmente útil cuando existe saturación registral en una clase determinada o cuando se quiere evitar registros defensivos que limitan la libre competencia.

Desde el punto de vista preventivo, es aconsejable que las empresas implementen controles periódicos sobre el uso de sus marcas y archiven sistemáticamente documentación probatoria. De este modo, en caso de recibir una solicitud de caducidad, podrán acreditar el uso efectivo con solvencia y evitar la cancelación.

 

Diferencias clave entre nulidad y caducidad