Entendemos por marcas “convencionales” como aquellas que se expresan mediante palabras, números, imágenes o símbolos, es decir que son percibidas por el sentido de la vista únicamente. Por otro lado, las denominadas marcas “No convencionales” pueden ser distinguidas por cualquiera de los cinco sentidos y se expresan mediante métodos no habituales, como, por ejemplo, un tipo de experiencia utilizado como parte de una estrategia de marketing con el fin de dejar huella en los consumidores, así de esta manera orientar sus preferencias de consumo hacia cierta oferta.

Las marcas No Convencionales mayormente registradas vendrían a ser:

Holográficas, es decir una imagen tridimensional grabada microscópicamente en una película fotosensible mediante un rayo láser, de tal manera que al observarla desde diferentes perspectivas, se refleja la imagen en tres dimensiones, por ejemplo, los hologramas utilizados con propósitos de seguridad en tarjetas de crédito; Sonoras, cualquier sonido que el consumidor asocie con una marca en particular, como por ejemplo el singular rugido del león de MGM.; Olfativas: vendrían a ser un aroma que le recuerde al consumidor un producto, un ejemplo podría ser las plastilinas Play-Doh; Las imágenes comerciales, contienen un conjunto de características únicas que permiten proteger la identidad de un producto, tales como su color, forma, empaque, etc.

Este tipo de marcas en general, han ido adquiriendo con el tiempo cierto grado de reconocimiento legal; en el ámbito internacional principalmente por medio del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, (27 de marzo del 2006), con el cual se crea un marco de protección para estas y le permite a cada país miembro, la libertad de registrar todo tipo de marca que considere válida, para ello dicho tratado indica en su reglamento la manera en la que deben solicitar los interesados la representación de algunas de las marcas No Convencionales más frecuentes, véase a continuación:

“a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que constituyan signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.

b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.”

Y, en el ámbito nacional, a través de la Decisión Andina 486, esta considera a algunas marcas como No Convencionales de manera expresa, tal es el caso de los colores, los sonidos, las marcas olfativas y la marca tridimensional, sin embargo, es relativamente ambigua con respecto a otros tipos de signos que pueden ser reconocidos como marcas (véase inciso g)).

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

Un caso, que obtuvo gran relevancia jurisprudencial en el ámbito de las marcas No Convencionales fue el de Ralf Sieckman[1].

El sujeto en cuestión, intentó registrar ante la Oficina Alemana de Marcas y Patentes una marca olfativa, en las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación de Niza, sin embargo, para que su solicitud tuviera más posibilidades de éxito, hizo una descripción del olor a registrar : "sustancia química pura cinamato de metilo éster metílico del ácido cinámico", acompañándola de la indicación de sitios en donde se podían encontrar muestras del olor: "se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales…”  e indicó también cuál era la fórmula química del olor: "C6H5-CH=CHCOOCH3". Finalmente presentó una muestra de olor en un recipiente y añadió que se trataba de "un aroma balsámico afrutado con ligeros toques de canela".

La solicitud de registro fue rechazada por el Tribunal de la Unión Europea, quien llego a la conclusión que " no cabe excluir que también puedan constituir marcas aquellos signos como los olfativos que, si bien no son perceptibles en cuanto tales por la vista sí pueden resultar visibles mediante una representación gráfica", pero que sólo "se puede constituir como marca a un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, con la condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva".

Este requisito referido a la representación "clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva" de la marca, es la condición que ha utilizado el Tribunal desde entonces, y es la que ponen en práctica hoy en día diversos tribunales o jueces como criterio al momento de decidir si una marca No Convencional puede ser reconocida como tal o no.

De acuerdo a esto, podemos concluir que el principal problema que se presenta al momento de registrar una marca no convencional es determinar la forma en que estos signos se pueden representar gráficamente, para que así el titular pueda gozar de los derechos que dicho registro le otorgue. En el Perú no se ha presentado una cantidad considerable de antecedentes marcarios para este tipo de signos, sin embargo, con el continuo progreso de la sociedad, en los próximos años las grandes empresas empezaran a utilizar estos criterios para diseñar tipos de marcas que les permitan conectarse con los usuarios de una manera mas directa, en base a sus preferencias y sobre todo al impacto de todo aquello que este puede alcanzar a ver, escuchar o sentir.

Autor: Vicente Campodonico - Especialista en Propiedad Intelectual

Estudio: OMC Abogados & Consultores.