Santiago Alenza Carro, abogado
Introducción: los videojuegos ya no son «una cosa de niños».
Un vistazo a la historia del sector de los videojuegos permite atisbar su notable evolución: todo comenzó con arcaicos juegos como el ajedrez o el Pong; posteriormente, se afianzó la plataformización de los videojuegos a través de las videoconsolas; y, actualmente, se explotan todas las temáticas, funcionalidades y soportes para intentar crear el mejor pasatiempo digital.
La industria de los videojuegos se ha consolidado como motor del entretenimiento y ocio mundial debido a, principalmente, dos razones. En primer lugar, por la mejora técnica desde la aparición de los primeros videojuegos a mediados del siglo pasado. Y en segundo lugar, por el gran calado de los videojuegos en la población. Su creciente importancia ha supuesto que ya no son un mero pasatiempo inofensivo, sino que se tienen en cuenta por los reguladores y por distintas organizaciones que velan por garantizar su seguridad e idoneidad. En consecuencia, el sector de los videojuegos no está exento de riesgos (los cuales van multiplicándose paralelamente a su crecimiento) que van a requerir una labor cada vez mayor de compliance.
Recientemente, uno de los asuntos más problemáticos y habituales del sector ha sido atendido por nuestro Tribunal Supremo. En concreto, ha resuelto en su STS 180/2026, de 10 de febrero (rec. nº 721/2022), una controversia en materia de marcas. El conflicto tiene su interés debido a que del mismo subyacen riesgos de todo tipo (legales, económicos, reputacionales, etc.), pero también debido a la valoración e interpretación jurídica que se realiza de los hechos y de la normativa.
El caso: minuto, juego y resultado de la decisión judicial.
El Tribunal Supremo analiza el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto ante la multinacional Electronic Arts, Inc., una de las mayores empresas desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos del mundo (en adelante, EA).
El conflicto surgió debido al uso del distintivo “FUT DRAFT”. EA lo empleaba desde 2016 para designar una modalidad de juego dentro de su famoso videojuego de fútbol. Este uso, a juicio de los demandantes, invadía el ámbito de protección de su marca sobre la que ostentaban un derecho exclusivo y excluyente de utilización, por lo que solicitaron el cese y abstención del uso de la marca y una indemnización de daños y perjuicios.
En primera instancia, el juzgado desestimó la demanda y resolvió a favor de EA (la cual había interpuesto demanda de reconvención). Pero, posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid dio parcialmente la razón a la parte demandante: declaró que EA infringió las marcas denominativas “FUTBOL DRAFT” al utilizar el distintivo “FUT DRAFT” y condenó a EA a cesar en dicha utilización y a retirar del tráfico económico los productos que incluyan el signo infractor.
No obstante, la SAP no estimó la indemnización solicitada dado que “ni en la demanda se proporcionó criterio alguno para el cálculo de esos beneficios ni a lo largo del proceso se ha desarrollado por la actora iniciativa probatoria alguna tendente a su concreción cuantitativa o, cuando menos, a establecer las bases que permitieran practicar el cálculo en fase de ejecución mediante meras operaciones aritméticas”. Esta “falta” de la parte demandante impide, de acuerdo con la Audiencia, todo derecho a la indemnización por el perjuicio sufrido: “es ella misma quien se ha abstenido de manera total y absoluta de estimular la práctica de la actividad probatoria imprescindible para alcanzar dicha determinación o las bases necesarias para llevarla a cabo”.
El Tribunal Supremo, tras rechazar en un primer término el cálculo de la indemnización conforme al criterio de la regalía hipotética, analiza la aplicabilidad del artículo 43.5 de la Ley de Marcas junto al artículo 219 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Es decir, valora la viabilidad de la indemnización de daños y perjuicios conforme al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados pero determinándose el quantum indemnizatorio en un momento posterior (ya sea a través de un nuevo pleito, o ya sea en sede de ejecución de sentencia).
Al respecto, sostiene la STS que cuando concurren los requisitos de carácter sustantivo que exige el artículo 43.5, pero no se ha podido cuantificar durante el curso del proceso dicha indemnización ni sentar las bases para ello, dicha condena al pago ha de hacerse “a reserva, en su caso, de liquidación para un pleito posterior”. Y de acuerdo con ello, resuelve:
- Que los requisitos de carácter sustantivo concurrían en este caso: primero, existe una previa infracción marcaria declarada judicialmente que ha producido un perjuicio para el titular de la marca; y segundo, se ha solicitado la indemnización del artículo 43.5.
- Que la regla del artículo 43.5 LM tiene por finalidad “evitar que la falta de prueba le prive [al titular de la marca infringida] de una compensación económica”. La SAP, por tanto, no es acorde con ello, ya que si bien no cuestionaba la existencia de un quebranto patrimonial, criticaba y penalizaba la falta de actividad probatoria.
En suma, que en el proceso de condena por infracción marcaria no se haya determinado el importe exacto de la indemnización ni las bases de su cálculo (más allá de la base prevista expresamente en la norma) no puede impedir que en la sentencia se contenga la condena genérica al pago de ese porcentaje de la cifra de negocios sin determinación de cuál sea su cuantía exacta, y que los legítimos titulares de la marca puedan promover un litigio posterior para el cálculo de la indemnización.
Conclusión: 1% de perjuicio económico y un 99% de otros perjuicios que podrían haberse evitado con un sistema de compliance.
La condena indemnizatoria es la razón principal del pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal, pero no es la consecuencia más relevante por la infracción marcaria. Y es que EA no sólo ha perdido su derecho marcario (que, por otra parte, no había existido nunca), sino que la sentencia reviste una negativa transcendencia reputacional, operativa y comercial de difícil reversión debido a la deficiente gestión de los riesgos legales y contractuales.
Esta STS pone de manifiesto que el crecimiento y la madurez del sector de los videojuegos exigen un cambio de enfoque: ya no basta con innovar en lo tecnológico o en lo creativo, sino que resulta imprescindible integrar el compliance como un eje estratégico del negocio. En un entorno globalizado, altamente competitivo y sometido a un escrutinio regulatorio creciente, la implantación de sistemas eficaces de compliance permite anticipar conflictos, garantizar el respeto a los derechos de terceros y reforzar la confianza de consumidores, inversores y socios estratégicos. En definitiva, el compliance ya no es un mero mecanismo defensivo, sino una auténtica herramienta de sostenibilidad y ventaja competitiva para una industria que ha dejado de ser “un juego” para convertirse en un actor central del entretenimiento y la economía digital.
