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Comentario a la Sentencia del Tribunal de Marcas de la UE de 11 de diciembre de 2019, Beck + Heun

1.         Hechos.

El pleito enfrentaba, de una parte, a Beck + Heun, GmbH, una compañía alemana dedicada a la fabricación de cajones de persianas y, de otra, a D. Klaus Conradi, empresario individual ubicado en España quien se dedicaba, a través de sus compañías, a representar y distribuir los productos de la compañía alemana en el mercado español.

La relación comercial entre las partes, mantenida durante muchos años, se rompió cuando Beck + Heun, GmbH tuvo conocimiento de determinadas conductas fraudulentas por parte de D. Klaus Conradi: en particular, el registro de la marca BECK & HEUN a su propio nombre y sin la autorización de la alemana. Y es que la compañía alemana era titular de los siguientes derechos de marca sobre dicho signo: (i) un registro de marca alemana anterior a la marca que D. Klaus Conradi había registrado en España sin autorización de la alemana y (ii) un registro de marca de la UE posterior al referido registro de marca española de D. Klaus Conradi.

Pues bien, entendiendo que D. Klaus Conradi había violado sus derechos de marca, Beck + Heun, GmbH inició acciones judiciales ante los Juzgados de Marcas de la UE. En su demanda solicitó:

-           Que se declarase la nulidad del registro de marca española BECK & HEUN de D. Klaus Conradi, con base en el registro prioritario de la actora en Alemania y al amparo de los artículos 10 de la Ley de Marcas (“LM”) y 6 septies del Convenio de la Unión de París, que prohíben el registro de una marca por parte de un agente o representante sin autorización de su titular.

-           Y, partiendo de la nulidad del referido registro de marca española, que se declarase la infracción de la marca posterior de la UE titularidad de la alemana por el uso no consentido, por parte de D. Klaus Conradi, del signo BECK & HEUN en el tráfico, al amparo del artículo 9 del Reglamento de Marca de la UE y 40 y ss. de la Ley de Marcas.

El Juzgado de primera instancia estimó íntegramente la demanda. Frente a dicha sentencia el demandado interpuso recurso de apelación defendiendo tres cuestiones fundamentales: (i) la improcedente aplicación del art. 10 LM por la supuesta inexistencia de una relación de agencia o representación entre las partes; (ii) el consentimiento por la actora al registro de marca española impugnado; y (iii) la improcedente condena por daño al prestigio de la marca ex. art. 43.1 LM por no haber probado la actora la notoriedad o prestigio de su marca en el mercado.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Marcas de la UE de Alicante desestimó el recurso del demandado declarando lo siguiente:

-           Que la relación comercial mantenida entre las partes durante largo tiempo era equiparable a la que constituía el objeto de protección del art. 10 LM, que no solo se refiere a relaciones de agencia o representación sino que incluye también aquellas “relaciones en base a las cuales una parte asume la distribución, reparto, colocación o simplemente la apertura de mercados para los productos de otra”.

-           Que el demandado no había acreditado de forma suficiente que la actora hubiera consentido el registro de marca impugnado, pues la tolerancia y consentimiento, por parte de la alemana, a la distribución, por el demandado, de sus productos en España, en ningún caso podría interpretarse como un consentimiento implícito para el registro por parte del demandado, a su propio nombre, de su marca en España.

-           Que el daño por desprestigio de la marca no exige que la marca sea notoria o renombrada, sino que se haya alterado su posición habitual en el mercado por haberse modificado negativamente los productos o su forma de presentación, lo que había ocurrido en el caso examinado.

3.         Comentario.

La Sentencia presenta interés por cuanto que el Tribunal de Marcas de la UE confirma:

-           La interpretación amplia del art. 10 LM en el sentido de que el mismo cubre no solo relaciones de agencia o representación sino también cualquier relación comercial basada en los principios de confianza, lealtad y buena fe (en este sentido, ver, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 15 de septiembre de 2014) (ECLI:ES:APB:2014:9801).

-           El consentimiento del titular de la marca ha de interpretarse de forma restrictiva cuando implique una renuncia a sus derechos de exclusiva (en línea con la doctrina sentada por el TJ en el asunto C-414/99 Davidoff, citada en la propia Sentencia).

-           Y que la indemnización por daño al prestigio de la marca del art. 43.1 LM no exige que la marca infringida sea notoria o renombrada, sino que la conducta infractora, al modificar negativamente los productos o su forma de presentación, haya alterado su posición habitual en el mercado (este es el aspecto más novedoso de la Sentencia, aunque había algún precedente en el mismo sentido, como la Sentencia nº 278/2010 del mismo Tribunal, de 18 de junio). 




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